L’Inde a procédé récemment à une réforme importante de sa législation en matière de marques, entrée en vigueur le 6 mars 2017.

L’une de ces nouvelles règles organise une procédure d’inscription des marques renommées sur une liste spéciale, tenue par l’Office indien des marques.

Rappelons que les avantages non négligeables de cette inscription sont les suivants :

1. Toute demande de marque déposée en Inde et qui serait considérée comme identique ou similaire à l’une des marques de la liste doit être refusée intégralement par l’Office lors de l’examen, sans considération de classes,

2. Invoquer la renommée de la marque en cas de procédure d’opposition/contrefaçon est grandement facilité, et permet notamment d’envisager des actions dans des classes non protégées.

Auparavant, afin d’obtenir l’inscription il était nécessaire de produire une décision de justice reconnaissant la renommée de la marque (processus long et coûteux), puis de déposer cette décision auprès de l’Office indien.

Désormais la règle 124 prévoit le dépôt directement auprès de l’Office d’une simple requête, accompagnée des éléments démontrant le caractère renommé de la marque. Une taxe de 1500 USD doit en outre être acquittée.

Sur la base des informations que nous avons pu collecter, les éléments suivants peuvent être utilement fournis à l’appui de la requête (sans exhaustivité) :

1. Historique des activités commerciales du demandeur en rapport avec la Marque,
2. Date de premier usage,
3. Usage commercial en Inde, avec les chiffres d’affaires annuels idéalement sur les 10 dernières années, éventuellement chiffre de part de marché attestée par un tiers indépendant,
4. Usage commercial au niveau mondial, avec un intérêt particulier pour le sous-continent indien (Pakistan, Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Bangladesh), et les pays d’émigration indienne (Royaume-Uni, Canada, États-Unis, Australie, EAU, Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Hong Kong), avec les chiffres d’affaires annuels sur les 10 dernières années,
5. Descriptif des actions promotionnelles menées, spécialement en Inde, idéalement sur les 10 dernières années, en mentionnant les dépenses concernées, avec copie datée des publicités, catalogues, etc.
6. Liste des sociétés utilisant la Marque dans leur dénomination sociale ou nom commercial,
7. Copies des Certificats d’enregistrement de la Marque en Inde,
8. Liste des marques déposées ou enregistrées dans le reste du monde, avec copie de quelques-uns des certificats d’enregistrement de la Marque dans le reste du monde,
9. Liste des noms de domaine comportant la Marque,
10. Copie des décisions de justice obtenues en Inde au profit du Demandeur,
11. Copie des décisions de justice dans le reste du monde, considérant la Marque comme renommée,
12. Copie des décisions UDRP favorables,
13. Liste des prix, récompenses, classement, obtenus par la marque.

Une fois déposée, la requête est ensuite examinée par l’Office, qui peut inviter les Tiers à déposer des observations (dans un délai de 30 jours à compter de la notification).

La décision d’inscription est ensuite publiée dans le Journal des Marques et la marque reconnue comme renommée est enregistrée sur la liste. En cas de refus une procédure d’appel est prévue.

Cette décision d’inscription peut ensuite être rapportée s’il est considéré que la Marque a été enregistrée sur la liste de façon erronée ou ne peut plus prétendre à ce statut.

N’hésitez pas à nous consulter si vous envisagez de faire inscrire votre marque sur la liste des marques renommées en Inde.

Fabrice Pigeaux, Conseil en Propriété Industrielle

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