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Janvier 2018

L’arrivée de la nouvelle année s’accompagne, comme souvent, de son lot de changements. Et sur ce point, le droit des Marques n‘est pas en reste. Parmi les évolutions annoncées voici quelques-unes des nouveautés à venir pour 2018 :

1.L’adhésion de l’Indonésie au Système de Madrid :
Il s’agit du 100ème pays membre à rejoindre, à compter du 02 janvier 2018, le système international de l’enregistrement des marques (régit par l’Arrangement de Madrid et son Protocole) qui permet de demander la protection d’une marque dans un grand nombre d’Etats Membres en déposant une seule demande auprès de l’OMPI (« l’Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle » située à Genève) et dont les effets (après enregistrement) s’étendent à chaque partie contractante désignée. Beaucoup moins coûteux qu’un dépôt national (entre 2 à 4 fois moins cher, selon les pays désignés), et ne nécessitant pas de traduction en langue locale, l’avantage d’une désignation internationale dans un pays d’Asie, aussi stratégique et en plein développement que celui de l’Indonésie, ne devrait pas tarder à se faire sentir. Cela aura valu la peine d’attendre le 02 janvier pour effectuer les extensions de protection de vos marques dans ce pays. A noter aussi l’adhésion récente de la Thaïlande à ce système, entré en vigueur depuis le 7 novembre 2017. La marque Internationale a de beaux jours devant elle.

2.La nouvelle « Classification de Nice » 2018:
Le 23 Novembre 2017, l’OMPI a annoncé (avis n°25/2017) qu’une nouvelle version de la onzième édition de la Classification Internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques (dite “classification de Nice”) entrera en vigueur le 1er janvier 2018. La version 2018 de la onzième édition de la Classification de Nice (qui date du 01 janvier 2017) comporte un certain nombre de modifications par rapport à la précédente version et sera désignée selon la formule « NCL (11-2018) » par rapport à la précédente version d’origine « NCL (11-2017) ». Le Bureau international de l’OMPI appliquera la version 2018 de la onzième édition de la Classification de Nice à :

– toute demande d’enregistrement international reçue par l’Office d’origine le 1er janvier 2018 ou après cette date;

– toute demande d’enregistrement international reçue par le Bureau international de l’OMPI le 1er janvier 2018 ou après cette date, lorsque ladite demande est reçue par le Bureau international de l’OMPI après le délai de deux mois visé à l’article 3.4) du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ;

Conformément à la pratique en vigueur, le Bureau international de l’OMPI ne procédera pas à un nouveau classement selon la version 2018 de la onzième édition de la Classification de Nice de la liste des produits et des services des enregistrements internationaux qui font l’objet, après le 31 décembre 2017, d’un renouvellement, d’une désignation postérieure ou de toute autre modification affectant ladite liste.

3.Le Brexit : à quand la sortie définitive et quel avenir pour les marques au UK?
Le Royaume-Uni a notifié sa sortie de l’Union Européenne le 29 mars 2017 impactant l’ensemble des droits de la propriété industrielle et notamment les marques de l’UE (dites « MUE »). Même si le Conseil Européen a précisé les conditions générales de départ le 29 avril 2017, le flou demeure encore sur le sort des droits de PI dans ce pays dont la sortie définitive est programmée en principe le 29 mars 2019. Certes, les axes de réflexion tels que discutés par les instances européennes semblent plutôt s’orienter sur un système de conversion automatique des MUE en titre britannique (marque nationale) avec le bénéfice du droit de « priorité », c’est-à-dire tout en conservant la date de dépôt de la MUE et ce, sans réexamen et sans frais (il s’agit du modèle « Montenegro »). Mais rien n’est encore acté, et d’autres questions et conséquences du post-Brexit sont attendues, comme la question de l’épuisement des droits, de l’adresse administrative du titulaire au UK, de l’usage sérieux de la marque actuellement validée en UE mais non exploitée sur le sol britannique. En bref, la stratégie de dépôt, de défense ainsi que le programme d’usage des marques au UK devront être adaptés à ces nouvelles données. Gageons que 2018 nous en apprenne un peu plus !

A noter un engouement récent des titulaires de marque qui ont tenté de déposer le nom   « BREXIT » en MUE pour des produits et services très variés comme les produits du Tabac (classe 34) et les boissons énergétiques et jus de fruits (classe 32). Ces demandes de marque ont été systématiquement refusées par la division d’examen de l’EUIPO pour les motifs absolus selon lesquels elles seraient « dépourvues de caractère distinctif » et « contraires à l’ordre public ou aux principes moraux reconnus » en vertu de l’article 7 (1) (b) et (f) du Règlement sur la Marque de l’Union Européenne. En effet, le terme « BREXIT» ne pourrait pas être protégé en raison du lien très étroit que ce nom revêt pour les citoyens européens du fait du débat très médiatisé lié au retrait du Royaume-Uni au sein de l’UE (« Brexit » est un terme provenant de la contraction de deux mots anglais, « British » (britannique) d’une part et « Exit » (sortie) d’autre part). De plus, l’enregistrement risquait d’offenser, selon l’examinateur, surtout s’il était autorisé pour des produits tels que les boissons énergisantes et les cigarettes. Sauf que la chambre des recours de l’EUIPO semble au contraire valider le caractère distinctif de ce terme qui n’est ni contraire à l’ordre public, ni contraire à la morale, et qui est encore moins une dénomination élogieuse (décision du 17/07/2017 R2244/2016-2)…affaire à suivre. Cela rappelle, dans une certaine proportion, le débat qu’a eu à traiter, en son temps, l’INPI sur les demandes d’enregistrement français « JE SUIS CHARLIE » à la suite des attentats parisiens, qui avait posé, là aussi, la délicate question de la possible atteinte à l’ordre public : dans ces deux affaires, le motif d’ordre public n’a pas été retenu. En revanche, l’INPI (contrairement à l’EUIPO au sujet de « BREXIT ») a refusé l’enregistrement desdites demandes de marques, car elles ne répondaient pas au critère du caractère distinctif : en effet il a été considéré que le slogan « JE SUIS CHARLIE » ne pouvait pas être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité.

Séverine BRUCO

CPI Marques/Dessins & Modèles

SANTARELLI