Au 1er janvier 2021 s’éteindra la période de transition instaurée après le Brexit….sauf hypothétique nouvelle prolongation.

Mis à part les brevets européens validés au Royaume Uni ou seulement déposés, non affectés par le Brexit, quelles seront les conséquences sur vos autres titres de propriété intellectuelle et sur la portée de vos droits y afférents ?

MARQUES ET MODELES

Les marques et modèles européens enregistrés n’auront plus d’effet au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021 et ceux-ci donneront alors naissance à des droits nationaux équivalents au Royaume-Uni.

L’Office britannique créera automatiquement et sans taxes des marques et modèles nationaux en tous points conformes aux marques et modèles enregistrés auprès de l’EUIPO, avec les mêmes dates d’échéance et un numéro reprenant les numéros EU avec un nouveau préfixe. Aucun nouveau certificat d’enregistrement ne sera émis.

Il sera possible de renoncer à tout droit britannique par un système de « opt out » (renoncement volontaire), si le titulaire de ce droit ne manifeste aucun intérêt pour le Royaume Uni.

Tout renouvellement ou toute prolongation de titres concernant le Royaume Uni à compter du 1^er janvier 2021, devra donc s’opérer auprès de l’Office Britannique, lequel a prévu un délai de grâce de 6 mois, sans surtaxe, pour les marques qui viennent à échéance dans les six mois suivant le 1 er janvier 2021 car l’Office anticipe un surcroit de travail.

Tout renouvellement ou toute prolongation anticipée , réalisée auprès de l’EUIPO avant le 1er janvier 2021 pour une échéance postérieure, ne vaudra donc pas pour le Royaume-Uni.

Toutes les demandes d’enregistrement de marques et de modèles toujours pendantes auprès de l’EUIPO à compter du 1^er janvier 2021 devront être redéposées au Royaume-Uni, pour bénéficier d’une protection sur ce territoire (avec une taxe). La protection ne sera pas automatique et nécessite une action dans les neuf mois, soit jusqu’au 30 septembre 2021, pour bénéficier des dates des dépôts européens et en revendiquant les dates de priorité et/ou d’ancienneté le cas échéant.

Ce même délai s’appliquera aux désignations de l’Union Européenne faites dans le cadre d’un dépôt de marque internationale, si la désignation UE vient à ne pas être encore enregistrée au 1^er janvier 2021.  Dans ce cas, la date initiale de la désignation UE sera de facto conservée lors du dépôt britannique de cette même marque.

L’Office britannique examinera les nouveaux dépôts nationaux, selon les règles nationales existantes.

Les dessins et modèles communautaires non enregistrés pourront quant à eux faire naître une protection équivalente au Royaume Uni s’ils ont moins de 3 ans au 1er janvier 2021 pour la période de temps restant à s’écouler.

NOMS DE DOMAINE

Les noms de domaine .eu en vigueur et appartenant à des britanniques ou à des citoyens de l’Union européenne résidant au Royaume-Uni pourront être maintenus sous condition.

Ceux-ci ne seront pas automatiquement retirés si leurs titulaires ont justifié avant le 1er janvier 2021 d’une résidence ou d’un siège dans un des pays membres de l’UE/EEA ou de leur citoyenneté d’un autre Etat-membre que le Royaume-Uni, quelle que soit leur résidence

A compter du 1er janvier 2021, l’EURID n’accordera plus de réservation de nouveau nom de domaine en .eu ni son transfert à des britanniques sauf éligibilité comme ci-dessus listée.

EPUISEMENT DES DROITS

Tous les droits qui seront épuisés à la date du 1er janvier 2021 par une première mise sur le marché européen le resteront. En revanche, il sera possible de s’opposer à l’exportation vers les 27 autres Etats-membres de l’UE, après une première mise sur le marché au Royaume-Uni passée cette date.

RETENUES EN DOUANE FONDEES SUR UN DROIT COMMUNAUTAIRE

Au 1^er janvier 2021, il ne sera plus possible de bloquer des marchandises susceptibles de contrefaçon au Royaume-Uni sur la base d’un droit européen. De nouvelles demandes de retenue devront être présentées auprès des autorités douanières britanniques sur le fondement des droits britanniques correspondants.

Au vu de ce qui précède, et pour rationaliser au mieux votre budget et vitre stratégie PI, serait à considérer d’ici le 1^er janvier 2021 la CHECKLIST suivante :

– procéder dès maintenant à un dépôt national au Royaume-Uni (ou à une désignation de ce pays dans la marque ou le modèle international) si ce territoire non encore couvert par un droit EU, est d’intérêt dans un futur proche ;

– axer votre attention sur vos demandes de marques et modèles européens encore pendantes, en vue de prioriser leurs enregistrements d’ici la fin de l’année et/ou prévoir les futurs dépôts de marques et modèles à effectuer au Royaume Uni à compter du 1^er janvier 2021 ;

– vérifier si l’usage de vos marques européennes ne se limite pas au territoire britannique, car, dans l’affirmative, à l’avenir, cela pourrait aboutir à exposer ces marques à une action en déchéance pour défaut d’usage ;

– arrêter une liste de vos noms de domaine .eu appartenant à des filiales ou titulaires britanniques en vue de déterminer les futurs noms de domaine.uk à réserver à compter du 1^er janvier 2021;

– répertorier vos demandes de retenue en douane pour apprécier l’opportunité de faire des demandes distinctes au Royaume-Uni ;

– exhumer vos accords (licences, accords de coexistence, etc.) pour contrôler leur applicabilité au Royaume-Uni et les avenants à éventuellement rédiger.

Nous restons à vous disposition pour vous assister à cet effet et vous apporter tout complément d’information que vous pourriez désirer.

  Richard Combes est Conseil en Propriété Industrielle depuis plus de 30 ans au sein du Cabinet Santarelli. Il assiste une clientèle très variée, tant en France qu’à l’étranger, essentiellement sur des problématiques de marques et modèles et de droit d’auteur