Entre autres nouveautés modifiant le système français de propriété industrielle, la loi PACTE (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) a initié une réforme du certificat d’utilité.

On rappelle qu’une demande de certificat d’utilité s’apparente à une demande de brevet mais ne fait l’objet par l’administration d’aucune recherche d’antériorités ni examen au fond. Le certificat d’utilité est délivré à l’issue d’un simple examen formel, bien que ses critères de validité (en particulier nouveauté et activité inventive) soient les mêmes que ceux du brevet. Il confère les mêmes droits qu’un brevet (sur 10 ans au lieu de 20) mais une recherche d’antériorités doit être demandée à l’INPI en cas d’utilisation du certificat d’utilité dans une procédure judiciaire en contrefaçon.
Le certificat d’utilité est donc en quelque sorte un brevet de durée plus courte et dont l’examen est repoussé jusqu’au moment où une action judiciaire est envisagée.

Durée :
Avec la loi PACTE, la durée de protection du certificat d’utilité passe de 6 ans à 10 ans (L.611-2 CPI) à compter du 10 janvier 2020.

Le décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 prévoit des dispositions transitoires pour les certificats d’utilité antérieurs à la loi et qui ne sont pas déchus.

Le paiement de la 7ème annuité pour le maintien en vigueur d’un certificat d’utilité, effectué après la date d’échéance mais dans les quatre mois suivant la date de publication du décret, est réputé avoir été valablement acquitté. Il ne donne pas lieu au paiement d’un supplément.

Le paiement de la 7ème annuité, effectué plus de quatre mois après la date de publication du décret peut intervenir moyennant le paiement d’un supplément dans un délai de six mois à compter du lendemain de la date d’expiration de ce délai de quatre mois.

Ainsi, les certificats d’utilité dont la 7ème annuité est due fin janvier, fin février, fin mars ou fin avril 2020 (CU déposés entre janvier et avril 2014) peuvent être maintenus sans avoir à payer de surtaxe même si la 7ème annuité est payée hors délai, à condition qu’elle le soit avant le 11 mai 2020. Par ailleurs si le délai du 11 mai est manqué, il reste encore possible de payer la 7ème annuité avec surtaxe jusqu’au 11 novembre 2020.

Transformation en demande de brevet :

Il était jusqu’ici impossible de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet (par exemple pour en prolonger la durée). C’est désormais possible pour toute demande de certificat d’utilité déposée à compter du 11 janvier 2020.

Le décret n° 2020-15 du 8 janvier 2020 a précisé les modalités d’exécution de cette transformation.
La requête en transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande de certificat d’utilité ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande de certificat d’utilité (R.612-53 CPI).

En pratique, il y a donc lieu de requérir la transformation dans les 16 mois suivant le dépôt ou la date de priorité.

Par ailleurs, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête en transformation. (R.612-54 CPI).

Valérie VULLIEZ, Conseil en Propriété Industrielle et Mandataire agréé près l’OEB, cumule une expérience de plus de 20 ans en cabinets de conseil en propriété industrielle. Elle a rejoint Santarelli en 2008. Elle conseille et assiste les clients tant dans le développement de leur portefeuille Brevets que dans leur stratégie pour la défense de leurs droits.