La procédure d’opposition contre un brevet délivré est un principe connu qui existe déjà dans de nombreux territoires, tels que l’Europe, les Etats-Unis, l’Allemagne ou encore le Japon, et elle est désormais introduite dans le droit français à la suite de la loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprises. Elle est cependant complexe et comporte de nombreux pièges.

Ses objectifs sont multiples : renforcer la qualité des brevets français en permettant notamment à tout tiers de leur opposer des documents qui n’auraient pas été identifiés par l’INPI; harmoniser la pratique française sur la pratique de l’OEB et des principaux offices nationaux; faciliter la contestation des brevets délivrés par l’INPI en permettant à tout tiers de contester leur validité dans le cadre d’une procédure administrative moins onéreuse et moins complexe qu’une procédure judiciaire; réduire le contentieux judiciaire en annulation des brevets; limiter, notamment pour les acteurs économiques les plus fragiles, la gêne que peuvent occasionner des brevets dont la validité serait contestable, entre autres.

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• Qui peut faire opposition ?

Toute personne à l’exception du titulaire du brevet. Il n’est pas besoin de justifier d’un intérêt à agir.

Le dépôt de l’opposition et les actes subséquents peuvent être effectués par un mandataire tel qu’un conseil en propriété industrielle.

Il est obligatoire de constituer un mandataire lorsque l’opposant est une personne hors Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen.

• Contre quel titre, dans quel délai et à quel prix ?

Tout brevet français (pas possible pour CU, CCP, partie FR d’un brevet EP) dans un délai de 9 mois à compter de la publication au bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) de la mention de délivrance du brevet contesté. La taxe d’opposition est de 600 € (arrêté du 6 mars 2020).

• Quels sont les motifs d’opposition ?

Exceptions et exclusions de la brevetabilité ; Absence de nouveauté, d’activité inventive et d’application industrielle ; Insuffisance de description ; Extension de l’objet au-delà du contenu tel que déposé.

• Nature de la procédure d’opposition devant l’INPI ?

Il s’agit d’une procédure accusatoire : l’INPI n’est pas investi d’un pouvoir d’examen d’office des faits. De plus, c’est une procédure contradictoire (inter partes).

• Quelles sont les phases de la procédure d’opposition ?

Il y a 3 phases distinctes : phase de recevabilité ; phase d’instruction ; phase de décision.

 

• Détails de la phase d’instruction (phase 2) ?

• Quelle est l’issue de la phase de décision ?

A l’issu de la décision statuant sur l’opposition, le brevet peut être : révoqué en tout ou partie ; maintenu sous une forme modifiée ; maintenu tel que délivré.

• Voies de recours ?

Recours possibles, sous un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, devant la Cour d’Appel de Paris, avec effet suspensif et susceptibles de pourvoi en cassation.

• Quels liens avec les autres procédures (limitation et action en nullité) ?

Il n’est plus possible de limiter un brevet si ce dernier fait l’objet d’une procédure d’opposition devant l’INPI, sauf si la limitation est demandée dans le cadre d’une action en nullité.

Une procédure de limitation en cours est close par l’INPI si une procédure d’opposition est formée à l’encontre du brevet.

En cas de demande en nullité présentée dans le cadre d’une action judiciaire, la procédure d’opposition est suspendue.

En revanche, lorsqu’une demande en nullité est engagée alors qu’une opposition est pendante, le sursis à statuer est laissé à la discrétion du juge.

• Quelques points de vigilance :

→ Avis d’instruction (Opinion Ecrite) :

Contrairement à l’avis provisoire rendu par une Division d’Opposition devant l’OEB, l’avis d’instruction de l’INPI est émis au plus tard trois mois après la première réponse du titulaire. Ainsi, l’opposant dispose de très peu de temps pour répondre, si besoin, au titulaire.

→ Silence vaut rejet (SVR) :

L’opposition est réputée rejetée si le directeur général de l’INPI n’a pas statué dans un délai de 4 mois à partir de la fin de la phase d’instruction. Aussi, l’opposant pourrait avoir à former un recours sans disposer d’une décision motivée.

→ Frais :

Chacune des parties supporte ses frais. Le directeur général de l’INPI peut décider d’une répartition des frais dans la mesure où l’équité l’exige et dans la limite d’un barème fixé arrêté ministériel.

→ Langue des documents :

Tous les documents doivent être soumis en français. Néanmoins, une certaine flexibilité peut exister quant aux documents en anglais, sous certaines conditions.

→ Recours :

Contrairement à la procédure d’opposition, les parties doivent obligatoirement se faire représenter par un avocat inscrit à l’Ordre des avocats du Barreau de Paris.

L’INPI n’est pas formellement partie à l’instance, mais son directeur général peut présenter des observations écrites ou orales.

De plus, conformément à la pratique judiciaire, mais contrairement à la pratique habituelle de l’OEB, l’opposant peut invoquer de nouveaux moyens (fondements juridiques ou arguments) pour soutenir ses demandes en nullité du brevet et produire de nouvelles pièces, incluant de nouveaux documents de l’art antérieur.

Il est donc possible de développer des stratégies particulières quant aux arguments et pièces invoqués devant l’INPI et devant la Cour d’Appel de Paris.

              → Choix d’actions à entreprendre contre un brevet français :

Pour engager une action contre un brevet français délivré, il est possible de : former une opposition devant l’INPI ; engager une action en nullité devant le TGI de Paris ; attendre d’être assigné en contrefaçon devant le TGI de Paris pour former une demande reconventionnelle en nullité.

La formation d’une opposition par le biais d’un « homme de paille », de préférence situé à l’étranger, peut permettre au véritable opposant d’éviter une autorité de la chose jugée en cas d’action ultérieure en nullité. La localisation à l’étranger peut permettre un allongement de plusieurs délais de la procédure d’opposition (de deux mois).

               → Diffusion :

Tous les échanges entre les parties et l’INPI sont diffusés sur les bases publiques à la fin du délai de 9 mois pour former opposition.

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La nouvelle procédure d’opposition aux brevets français devant l’INPI renforcera la valeur des brevets français, tout en donnant aux tiers la possibilité de mettre à l’épreuve la valeur des brevets concurrents.

Néanmoins, le régime d’opposition à la française reste complexe du fait de son caractère hybride, avec une première instance administrative devant l’INPI, et une deuxième instance judiciaire devant la Cour d’Appel de Paris.

Les experts de Santarelli Group sont à votre écoute et peuvent vous conseiller sur les meilleures stratégies à adopter dans le cadre de cette procédure d’opposition aux brevets français.