DE l’USAGE DE LA MARQUE SOUS UNE FORME MODIFIEE… UNE SUBTILITE TOUT EN FINESSE ET EN INCERTITUDES …
Utiliser sa marque est une condition nécessaire (sauf cas exceptionnels) pour en conserver tous les attributs sans risques. Pour autant, encore faut-il que cet usage réponde à certaines conditions…et nous entrons là dans un domaine qui pourrait paraitre clair car prévu par les textes, mais qui se révèle plus nébuleux et incertain qu’il n’y parait, tout en étant lourd de conséquences sur la portée de vos droits.
Le concept n’est pas nouveau et l’actuel texte européen prévoit que serait également valide :(cf. article 18 du règlement sur la marque de l’Union européenne du 14 juin 2017 (RMUE 2017/1001) :
| a) | l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire; (…) ». |
Le législateur semble avoir ainsi prévu une certaine souplesse, tenant compte du fait qu’une marque évolue au fil du temps, que les logos, les polices se modernisent, les couleurs changent etc. Une approche donc pragmatique (ce qui n’est pas toujours si fréquent dans le domaine juridique et mérite d’être salué)
Une stricte conformité entre l’usage et la marque telle qu’enregistrée ne serait donc pas en théorie absolument nécessaire, la limite fixée étant de ne pas altérer son caractère distinctif et nous entrons là dans le cœur du débat.
Mais alors quelles sont les limites des modifications qu’on pourrait apporter à sa marque sans encourir la déchéance ? Quelles sont les modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif du signe?
Rappelons que l’appréciation de la nature de ces modifications et de leur éventuelles conséquences sur l’altération du caractère distinctif de la marque est laissée à la discrétion des juges donc des hommes…
Nous avons sélectionné quelques exemples de décisions rendues par le Tribunal de l’Union européenne et l’EUIPO afin d’illustrer notre propos.
D’après vous, les modifications apportées ci-dessous ont-elles permis de valider l’usage des marques telles qu’enregistrées?
A vous de jouer ! Vous aurez la réponse en cliquant sur l’image.
Marque enregistrée |
Usage(s) modifié(s) valable(s) ou pas… ? |
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TACK |
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Et oui ! des modifications a priori mineures peuvent s’avérer risquées, à l’inverse des modifications importantes n’ont pas pour autant entraîné la déchéance des marques enregistrées.
La jurisprudence étant fluctuante en la matière, nous vous recommandons vivement de nous informer de toutes modifications apportées à vos marques par rapport à leur forme telle qu’enregistrée.
Nous étudierons ces modifications et vous conseillerons quant à la nécessité ou non de procéder au dépôt de ces nouvelles formes à titre de marques, sachant qu’en outre l’appréciation varie selon les pays.
Décisions citées :
Arrêt du Tribunal T-2/16 du 30 novembre 2016- K&K Group AG / EUIPO
Arrêt du Tribunal T-666/18 du 3 octobre 2019 – 6Minutes Media/EUIPO
Arrêt du Tribunal T-83/14 du 15 décembre 2015- LTJ Diffusion/ OHMI
Arrêt du Tribunal T-24/17 du 10 octobre 2018 – LA Superquimica, SA /EUIPO
Arrêt du Tribunal C-501/15 P du 11 octobre 2017- EUIPO/ CACTUS SA
Nawel Triba est Conseil en Propriété Industrielle et cumule une expérience de plus de 10 ans en cabinets d’avocats et cabinets de conseil en propriété industrielle. Elle a rejoint Santarelli en 2018 et est titulaire du CEIPI « Marques et Dessins et Modèles » de l’université de Strasbourg. Nawel gère des portefeuilles mondiaux de droits de propriété intellectuelle pour des clients exerçant dans des domaines d’activités variés.
