Avec le printemps, le lancement enthousiasmant de notre nouveau groupe SANTARELLI GROUP, parce qu’un petit rappel des bases est toujours utile, nous avons décidé de lancer de façon régulière quelques thèmes, évidents pour certains, mais sans aucun doute essentiels pour tous ceux qui veulent avoir les bases d’une vraie politique marque, du déposant individuel aux grands groupes, en passant par les Start-up.

Voici donc notre première fiche pratique :

Surveiller vos marques : un outil indispensable pour une politique proactive et pragmatique de marque

• 1/ Pourquoi ?

Le dépôt d’une marque est bien entendu essentiel, mais trop nombreux sont ceux qui pensent que cela est suffisant afin de permettre une protection optimale.

La fonction essentielle d’une marque est de permettre d’identifier l’origine des produits et services. D’un point de vue économique, la valeur d’une marque est ainsi nécessairement liée à la défense mise en place.

A titre d’exemple et contrairement à une croyance erronée basée sur la pratique de quelques offices étrangers, en cas de nouveau dépôt de marque en France ou au niveau de l’Union Européenne, l’INPI et l’EUIPO n’effectuent pas de vérification s’agissant d’éventuelles marques antérieures existantes, qui seraient identiques ou similaires.

Concrètement, cela signifie que, faute de démarche volontaire des titulaires de marques existantes, deux marques même strictement identiques visant les mêmes produits ou services, peuvent en pratique coexister sur les registres dans de nombreux pays.

Le seul moyen de pouvoir être informé en cas de nouveau dépôt postérieur de marque litigieuse, réside donc dans la mise en place de la surveillance de vos marques.

Une telle surveillance, outil d’une gestion proactive de vos droits, permet en effet la détection anticipée de dépôts de marques potentiellement conflictuels.

Elle ouvre ainsi la possibilité d’initier de façon précoce des réclamations pouvant aboutir à des règlements amiables et/ou des procédures d’opposition (enfermées dans des délais courts et stricts) moins coûteuses plus rapides, que des actions judiciaires ou des actions en nullité.

Les titulaires de marques évitent ainsi d’être informés trop tardivement, par exemple lorsqu’un usage du signe litigieux a déjà débuté et donc est plus difficile à faire cesser, outre le fait que la tolérance dudit usage, sous certaines conditions peut entrainer une forclusion.

• 2/ Comment?

Des surveillances peuvent être mises en place sur des éléments verbaux et/ou figuratifs.

Le droit de marque étant territorial, vos marques doivent en priorité / a minima être surveillées pour vos produits et/ou services (classes) d’intérêt et au sein de l’ensemble des territoires où elles sont déposées et exploitées.

En cas de dépôts/usages de vos marques en caractères locaux, des surveillances locales spécifiques doivent de préférence également être mises en place, comme par exemple en Asie ou au Moyen-Orient.

Des surveillances peuvent enfin être un outil de veille concurrentielle, vous permettant alors d’être informé des nouveaux projets de vos concurrents et/ou des nouveautés du marché.

Cette surveillance peut être bien entendu être complétée par d’autres veilles, que ce soit parmi les noms de domaines, les modèles, au Registre du Commerce et des Sociétés, ou encore sur Internet.

Nous sommes à votre disposition pour vous assister dans la mise en place de ces surveillances et vous proposer une prestation adaptée à vos besoins.

Perrine Waendendries, est Conseil en Propriété Industrielle et cumule une expérience de plus de 15 ans en cabinets de conseil. Elle a rejoint Santarelli en 2016 et est titulaire d’un DESS droit de la propriété industrielle et des nouvelles technologies de l’Université Lille 2. Perrine gère des portefeuilles mondiaux de droits de propriété intellectuelle pour des clients exerçant dans des domaines d’activités variés, et est également en charge, pour le compte de la CNCPI, de l’organisation des sessions de formation de préparation à l’EQF Marques