Le 30 septembre 2021 se clôturera la période de transition de neuf mois permettant aux titulaires de demandes de marques ou de dessins et modèles couvrant de manière unitaire l’Union européenne (UE) et encore en instance de protection au 1^er janvier 2021, de préserver leurs droits antérieurs au Royaume-Uni.

Sont concernées, au 1^er janvier 2021 :

• les demandes de marques de l’UE non encore enregistrées ;
• les désignations de l’UE dans des enregistrements internationaux de marques, pour lesquelles une déclaration d’octroi de protection n’avait pas encore été émise par l’EUIPO ;
• les demandes de dessins et modèles communautaires non encore enregistrées ;
• et les désignations de l’UE dans des enregistrements internationaux de dessins et modèles, pour lesquelles une déclaration d’octroi de protection n’avait pas encore été émise par l’EUIPO.

Les titulaires peuvent déposer des demandes nationales correspondantes au Royaume-Uni avant la fin de la période transitoire et faire valoir :

• la date antérieure de dépôt en UE ou de désignation de l’UE ;
• toute date de priorité unioniste attachée au droit déposé au niveau de l’UE ;
• de même qu’une possible ancienneté au Royaume-Uni revendiquée au profit d’une demande de marque de l’UE ou d’une désignation de l’UE dans une marque internationale.

Les titulaires de droits en instance de protection en UE au 1^er janvier 2021 ne peuvent passer par la voie internationale, c’est-à-dire par des désignations du Royaume-Uni dans un enregistrement international, pour préserver leurs droits dans ce pays. Seule la voie nationale leur est ouverte.

Pour les marques, la demande britannique doit porter sur le même signe que celui déposé au plan de l’UE et le libellé de produits et services doit être identique à celui couvert par la demande européenne, ou plus étroit.

S’agissant des modèles, si la demande UE était en période d’ajournement de publication au 1^er janvier 2021, la poursuite de l’ajournement peut être requise au profit de la demande correspondante de modèle au Royaume-Uni pour le solde de la période UE des trente mois restant à courir au 1^er janvier, sous une limite maximale cependant de douze mois à compter du dépôt de la demande britannique.

Les oppositions en cours au 1^er janvier 2021 contre des demandes de marques de l’UE ne peuvent concerner des demandes comparables déposées au Royaume-Uni pendant la période de transition. Cependant, ces demandes comparables pourront faire l’objet d’une procédure d’opposition distincte en vertu du droit britannique après leur publication.

Autres échéances post Brexit à noter sur vos agendas :

Les licences et nantissements inscrits avant le 1^er janvier 2021 vis-à-vis de marques et modèles de l’UE enregistrés avant cette date, comme vis-à-vis de désignations de l’UE dans des marques et modèles internationaux, admises à la protection avant cette date, devront être inscrits sur les titres britanniques clonés le 1^er janvier 2021, et ce au plus tard le 1^er janvier 2022. En effet, ces inscriptions de licences et de nantissements n’ont pas été automatiquement reportées sur les titres britanniques correspondants.

A compter du 1^er janvier 2024, il sera nécessaire de désigner un mandataire au Royaume-Uni pour toutes les procédures de marques et de modèles devant l’Office britannique (dépôt, opposition, inscription, etc.), à l’exception du paiement des taxes de renouvellement ou de maintien en vigueur.

Nous sommes à votre disposition pour préserver vos droits antérieurs de marques et de modèles au Royaume-Uni dans la « dernière ligne droite » de la période de transition et, plus généralement, vous assister dans la protection, la gestion et la défense de vos droits de propriété industrielle.

Michel George est Conseil en Propriété Industrielle et Conseil Européen en Marques, Dessins et Modèles. Il a 35 ans d’expérience en cabinets de conseils et exerce au cabinet Santarelli depuis 2003. Il assiste une clientèle très variée, tant en France qu’à l’étranger, principalement dans le domaine des marques et des modèles.