Les procédures de délivrance accélérée des brevets, tant au niveau national qu’européen, sont gratuites. Faut-il pour autant s’en saisir ? La réponse va dépendre des besoins de l’entreprise. Revue de détail des avantages mais aussi des points de vigilance, sachant que les différentes instances œuvrent pour raccourcir les délais. Par Hélène Stankoff, associée du cabinet de Conseil en Propriété Industrielle Santarelli.

De 24 à 36 mois à compter du dépôt, c’est le délai usuellement constaté pour obtenir la délivrance d’un brevet par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) en France. Ce délai peut paraître long pour certaines entreprises, notamment pour les plus jeunes. Que ce soit pour exploiter leur brevet au plus vite au travers de licences, pour valoriser l’entreprise en vue d’une cession ou d’une levée de fonds ou pour faire valoir leurs droits dans le cadre d’un litige en contrefaçon, les entreprises peuvent avoir besoin d’un traitement plus rapide de leur demande de brevet.

Au niveau national

C’est justement ce que propose l’INPI, depuis le 22 décembre 2015, via une procédure entièrement dématérialisée et gratuite. L’entreprise peut ainsi espérer obtenir la délivrance de ses brevets et de ses certificats d’utilité français, dans les 20 mois à compter de la date du dépôt. Il existe néanmoins des obstacles à cette délivrance accélérée. Tel est le cas si le rapport de recherche préliminaire cite des antériorités ou n’a pu être établi dans les 10 mois du dépôt. Ou encore si le déposant modifie les pièces de sa demande ou sollicite un renouvellement de son délai de réponse au rapport de recherche préliminaire.

En outre, attention, le traitement accéléré s’accompagne également d’une publication anticipée, au plus tard 10 mois après le dépôt de la demande, au lieu de 18 mois selon la procédure classique. Or, dans certains cas, il peut être judicieux de garder secret la description de l’invention le plus longtemps possible.

Au niveau européen

Pour les demandes de brevet européen ne revendiquant pas de priorité (alias les premiers dépôts) devant l’Office européen des brevets (OEB), une recherche accélérée est effectuée d’office. En revanche, pour les demandes de brevet européen revendiquant une priorité (alias les seconds dépôts), le programme Pace (Programme for accelerated prosecution of European patent applications) peut permettre d’accélérer la recherche, afin d’obtenir le rapport de recherche européen plus rapidement, et/ou la procédure d’examen.

Cette demande d’accélération est, là encore, gratuite. En outre, le public n’est pas informé de cette requête en accélération, ce qui peut présenter un intérêt vis-à-vis des tiers auprès desquels l’entreprise veut faire valoir ses droits de brevet par exemple.

Toutefois, il faut savoir qu’une fois le brevet délivré, il n’est plus possible d’élargir la portée des revendications, ni de déposer des demandes divisionnaires sur un autre aspect de l’invention. C’est pourquoi les entreprises peuvent au contraire préférer retarder la procédure leur permettant de modifier ou affiner la portée de protection en fonction de l’évolution de l’invention telle qu’exploitée, voire même en fonction des potentielles contrefaçons qui arrivent sur le marché.

Ces derniers temps, on pouvait également se poser la question de retarder, en prolongeant les délais de procédure devant l’OEB, la délivrance d’un brevet européen en vue de l’entrée en vigueur de la juridiction unifiée du brevet (JUB) et du brevet unitaire, initialement prévue pour le premier trimestre

2017, et permettre ainsi le choix du brevet unitaire. Mais le Brexit est passé par là, jetant un voile d’incertitudes sur le sort du brevet unitaire…

Vers un raccourcissement des délais

Quoi qu’il en soit, l’heure est au raccourcissement des procédures, tant de délivrance que d’opposition. Ainsi, dans l’optique de rationaliser sa procédure d’opposition et d’accroître la sécurité juridique des parties, l’OEB vient de réviser ses process internes afin de ramener à 15 mois la durée de la première instance devant la division d’opposition, pour les affaires ne présentant pas de difficultés spécifiques. Et ce, depuis le 1er juillet 2016. Pour ce faire, la prolongation des délais fixés par la division d’opposition ne sera accordée qu’à titre exceptionnel, et la date de la procédure orale (pour entendre les parties et prendre une décision) sera fixée au plus vite dans la procédure d’opposition, au moins six mois à l’avance, tout en autorisant les parties à communiquer par écrit jusqu’à deux mois avant la tenue de cette procédure orale. Le délai de 15 mois visé par l’OEB est ainsi très proche du délai d’un an envisagé pour la procédure d’annulation (et de contrefaçon) devant la JUB…

La procédure d’opposition étant bien moins coûteuse que la procédure d’annulation devant la JUB (moins de 800 € de taxe au regard des 20 000 € de frais de procédure prévus lors des travaux préparatoires de la mise en place de la JUB), il est fort à parier qu’elle sera privilégiée par les tiers cherchant à invalider un brevet européen de manière centralisée. Sous réserve bien sûr d’être vigilant vis-à-vis de la délivrance des brevets européens des concurrents pour déposer une opposition à temps, dans le délai de 9 mois après délivrance.

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